LA IRREGISTRABILIDAD MARCARIA

Oscar David Reyes

Para determinar la genericidad de un signo, la jurisprudencia y la doctrina sugieren preguntar ¿qué es el producto que tenemos en frente? Si la respuesta corresponde a la misma palabra que pretende ser marca, estaremos frente a una denominación genérica, no registrable. El interés del legislador al impedir el registro de las marcas genéricas, es evitar el monopolio sobre términos que requieren ser utilizados por todos los concurrentes en el mercado específico, pues sirven para referirse a cualquier producto del mismo tipo.

DESCRIPTIVIDAD: En términos marcarios, son descriptivas las palabras que evocan una característica o cualidad del producto a protegerse de manera directa. En consecuencia, no sería registrable la marca “dulce” para identificar caramelos; al igual que no serie registrable el signo “rápido” para identificar automóviles de carrera. La jurisprudencia comunitaria expone: “El signo constituido únicamente por palabras que precisamente indican una cualidad esencial del producto o del servicio, sin más palabras o adiciones de términos que permitan distinguir el producto con partículas que adicionadas no cambian el vocablo descriptivo”
Igualmente, para determinar la descriptividad de una denominación, la jurisprudencia andina sugiere realizar la pregunta ¿cómo es el producto que tenemos delante? Si la respuesta es la marca impugnada, estaremos frente a un signo descriptivo. Es importante manifestar que, si la marca no nos da una idea directa del producto a protegerse, pero existe una alusión informativa, circunstancial o no necesaria, estaremos frente a signos evocativos, que son perfectamente registrables. Un ejemplo claro de una
marca evocativa es NESCAFÉ. Sin embargo, los términos evocativos pueden dar lugar a marcas débiles.

FORMAS USUALES Y NECESARIAS: En el caso de las marcas denominativas, las formas usuales equivalen a las palabras genéricas. Son aquellas utilizadas comúnmente por los empresarios dentro del mercado pertinente, no revisten originalidad y, como consecuencia, carecen de fuerza distintiva. “Son necesarias aquellas que deben revestir esa forma específica en razón de la función que deben desempeñar o son el resultado del sistema de fabricación a que están sometidos los productos”

LAS FORMAS QUE IMPLIQUEN UNA VENTAJA TÉCNICA O FUNCIONAL: Lo que se busca el legislador es impedir el registro de marcas que, en estricto sentido, deberían ser protegidas con patentes de invención o con modelos de utilidad. Se busca marcar un límite entre dos figuras jurídicas que forman parte de la Propiedad Industrial, o evitar que alguna creación que no obtuvo patente o pasó al dominio público, luego sea apropiable indefinidamente por la vía del registro como marca. Debe evitarse que la ventaja técnica o funcional derive principalmente del objeto sobre el cual se busca protección. A criterio de la doctrina, acertadamente a mi parecer, “Si la funcionalidad es una consecuencia accesoria o secundaria de la forma, no sería óbice para obtener protección marcaria”

SIGNOS ENGAÑOSOS: Son aquellos que otorgan una idea equivocada del producto. El error puede provenir de la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, o características de la mercadería, etc. Así, es engañosa la marca WHISKY para identificar VODKA.