LA IRREGISTRABILIDAD MARCARIA

Oscar David Reyes

La distintividad es la razón de ser del sistema marcario. Un signo no podrá ser inscrito, si no individualiza los productos o servicios que pretende distinguir de los previamente existentes en el mercado nacional. Tampoco podrá registrase una denominación que no contenga dentro de su estructura elementos que le otorguen fuerza distintiva. En definitiva, un signo que no posea distintividad (intrínseca y extrínseca) no debería ser considerado como marca, por incumplir con la función primigenia y fundamental de la distintividad.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expone:

“La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseca y extrínseca. Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca). Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad”
En el mismo sentido, el Art. 134 de la Decisión 486 dispone:
“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”.

Los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contienen los motivos por los que ciertos signos no pueden registrarse como marcas. Las prohibiciones establecidas en el Art. 135 se denominan absolutas, y las consignadas en el Art. 136 relativas. Esta diferenciación responde a condiciones intrínsecas o bien extrínsecas. Las causales del Art. 135 se refieren a condiciones propias del signo; a situaciones que necesariamente debe cumplir toda denominación para ser registrada y lograr el requisito de distintividad (no ser genérica, no ser descriptiva, etc.). Así mismo, responden a motivos de interés público y a la tutela del bien común. Mientras, las prohibiciones del Art. 136, responden al interés privado de los empresarios o titulares de marcas, o a otros derechos previos, en busca de evitar la coexistencia de marcas similares o idénticas con aquellas previamente inscritas, o que se produzca lesión de derechos preexistentes.
En las siguientes líneas analizaremos las prohibiciones absolutas de registro, detalladas en el Art. 135 de la Decisión 486:

GENERICIDAD.- Las denominaciones genéricas señalan un producto o servicio específico; es decir, son términos con los que los empresarios designan las mercaderías que desean proteger con sus denominaciones. Por ejemplo, la palabra “martillo” es genérica para un tipo de herramienta. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica: "La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado como marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir POR SÍ SOLA, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase de producto o servicio de que se trata"